禁止反悔原则意指在专利审批、无效审查程序及其他法律程序中,专利权人在书面声明、专利文件修改、与专利局往来信函等文件中,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得专利权,则在以后指控第三人侵权时对此限制承诺或明确表示放弃保护的技术内容不得反悔。

禁止反悔原则系基于“诚实信用”产生的一项独立的权利解释规则,旨在防止专利权人出尔反尔,两头得利,即在专利授予或维持中,对其保护范围作出限制或缩小陈述,以利于专利的授予或维持;而在专利侵权诉讼中则又试图取消这些限制或缩小其保护范围的陈述,以利于侵权成立的判定。禁止反悔原则是一项国际通用的原则,我国在司法实践中也已广泛采用,但在专利立法中并未明确规定,由此造成了适用上的一些争议,主要集中在:

1. 关于禁止反悔的范围。观点一认为,只有那些与新颖性和创造性有关的修改和意见陈述才适用禁止反悔原则;观点二认为,与专利权的授予和专利权的维持有关的修改和意见陈述都适用禁止反悔原则;观点三认为,对申请人在专利审批过程中所有的修改,只要经申请人与审查员确认后发生法律效力,均适用禁止反悔原则。笔者认为,从诚实信用和公平原则出发,只有对专利权的授予或维持有效产生了实质性作用的被专利权人放弃或作限制承诺的技术内容(或者说主要指为避开现有技术所作的修改或意见陈述),才应该是禁止反悔的内容,而一些譬如是程序性的或者形式上的修改,并不涉及该专利权包含的技术内容,适用禁止反悔显然过于苛刻,不利于专利权与公众利益的平衡。

2. 关于在何种程序中所作的限制承诺或者放弃保护可以适用禁止反悔。有观点认为,应限于专利申请的审批程序中,也有观点认为,应限于专利申请及专利无效审查程序中,还有观点认为,专利权人在专利申请、无效审查及各种司法或行政程序中所作的限制承诺或放弃保护都应适用禁止反悔。笔者认为,从诚实信用角度出发,无疑第三种观点是合乎逻辑的,但在实践中,专利权人在各种司法或行政程序中所作的限制承诺或放弃保护往往难以查证,不具有可操作性。另外,对于非司法程序或行政程序中专利权人所作的限制承诺或放弃保护,比如专利权人与他人在双方的协议中所作的相关承诺,是否也可以成为禁止反悔的内容。笔者认为,这只能对特定当事人有效,而不应普遍地成为禁止反悔的内容。

3. 禁止反悔原则与等同原则关系。一般认为,相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则;当相同侵权不成立,需要以等同原则判断侵权时,才需考虑禁止反悔原则,禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围,以取得专利权与公众利益的平衡。故可以认为禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。在适用时,禁止反悔原则优先于等同原则。这种观点在学界和实践中得到了认可。北京市高级人民法院于20019月印发的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》第44条规定:当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时,即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权,而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下,应当优先适用禁止反悔原则。

4. 禁止反悔原则适用的前提。在确定专利的保护范围时,法院只需依据专利的权利要求书及说明书进行判断即可。对于专利权人在有关程序中是否对其保护范围有限制承诺,法院不负有查核义务。多数观点认为,禁止反悔原则应以被告提出请求为前提,并承担举证责任,人民法院不应主动适用。

笔者认为,根据专利法的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。专利权人对专利权利要求的保护范围所作的限制承诺或者部分地放弃了保护,一般都已体现在公告时的专利权利要求书或说明书中。应该说,专利权保护范围在专利申请被授权公告时即以被公示确立,具有确定性,不应被随意改变,故法院在适用禁止反悔原则时应当慎重,防止侵权诉讼中被告滥用该原则给专利权人造成不公。